中国专利保护协会

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（公开征求意见稿）》专题研讨会在京举行

2018.07.02

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    为正确审理专利授权确权行政案件，最高人民法院于6月1日对外公布了《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（公开征求意见稿）》，面向社会公开征求意见和建议。

     在此期间，为了促进正确理解征求意见稿内容，探析现行法条的理解及适用问题，厘清相关法律、法规间的关系及衔接等问题，6月22日下午，由中国专利保护协会、知产力&知产宝主办，北京阳光知识产权与法律发展基金会支持的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）专题研讨会在北京举行。来自北京市高级人民法院、北京知识产权法院、国家知识产权局、中关村管委会的代表以及产业界的专利实务工作者参加了此次会议。会议由中国专利保护协会副秘书长杨红菊主持。

      会议上半场，知产宝CEO普翔等特邀领导和专家进行了主旨发言。普翔首先对《征求意见稿》的背景情况做了介绍。他表示，今年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》中指出，“知识产权保护是激励创新的基本手段，是创新原动力的基本保障，是国际竞争力的核心要素”，这是中央首次以“基本”的字眼来描述知识产权保护工作的重要意义。他说，知产宝为了积极贯彻落实党中央精神，在5月举行的2018年中国国际大数据产业博览会上发布了《知产宝—北京知识产权法院司法保护数据分析报告（2017）》，对知识产权司法保护现状做了梳理，出发点是利用数据为中国知识产权保护贡献力量，为司法提供支撑，为社会提供服务。

      隆安律师事务所律师、专利代理人章建勤通过分析专利无效决定现状提出了几点担忧。在章建勤律师看来，我国专利制度的“天”是“塌了一角”的：近几年由于在复审委几乎没有以专利法第二十六条为依据宣告专利无效的案例，很可能会导致大量专利技术方案不能实施；由于说明书公开标准不明确，很可能会导致专利技术公开越来越不充分；同时由于对“所属技术领域的技术人员”这一专利制度中的核心概念在具体实务中如何应用缺少相应的研究，导致为防止主观任意性而设置的“所属技术领域的技术人员”的概念工具反而成了主观任意性的“帮手”。因此，章律师认为这次推出关于专利授权、确权的司法解释，特别是重点针对专利法第26条第3款、第四款，是“补天之工”，此次研讨是为“补天者”助力。

   章建勤律师建议重点研讨此次司法解释与相关法律、法规、司法解释的衔接；专利法第二十六条第三款、第四款的价值和适用及其涉及功能性技术特征时的适用；专利法第二十二条、第二十三条的作用和适用；以及对“本领域技术人员”、“设计空间”的理解和适用等问题。

     深圳大疆创新科技有限公司知识产权总监林委之就《征求意见稿》的多个条款中的部分措辞做了分析，并据此提出若干问题希望与会者充分讨论。此后他提出了两个建议：一是建议将《征求意见稿》第九条第二款中“本领域技术人员阅读说明书及附图后”改为“本领域技术人员在申请日之前阅读说明书及附图后”；二是建议将《征求意见稿》中的措辞“本领域技术人员”改为“本领域普通技术人员”，以与《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》保持文本上的一致。

    路浩知识产权联盟副总裁王朋飞也就《征求意见稿》提出了自己的看法。他首先分析了“本领域技术人员”这一术语歧义，建议修改为“所属技术领域的普通技术人员”。他认为第四条中的“可以参考专利权人在相应专利侵权诉讼程序中对权利要求内容的陈述”可修改为“可以参考专利权人在同一专利相应专利侵权诉讼程序中……”；第六条将“有益效果”加入与具体实施方式、数据、图表并列。此外他也就其他条款的争议提出了自己的思考。

    北京知识产权运营管理有限公司业务总监华冰首先强调了专利的商业价值，希望更多地考虑对专利商业价值的保护，让专利的商业价值在使用中得到进一步体现，从而鼓励公众实现专利权。其次，她提出发现事实进而解决技术问题这一过程本身是创造性劳动，但却不能获得专利法的保护，是存在问题的。此外，她建议对专利法第二十六条第三款也可通过举例的方式帮助实践做到“有法可依”。

     北京市高级人民法院法官戴怡婷发表意见认为，关于《征求意见稿》第三条，将其分为授权阶段和确权阶段两部分是合理的：“应当采取不同的解释标准，这样才有利于真正能做出技术贡献的权利人获得法律保护。”关于第六条，她认为此次将违反诚实信用原则、恶意编造和伪造的内容加入进来是风向标式的规定，是有其价值和意义的。她还就第十五条、第十六条的修改超范围与侵权中等同原则的关系发表了意见；同时也提到了“设计空间”的细化和明确进一步统一了业界的认识，希望能够把“惯常设计”这样的概念进一步明确。

    同样来自北京市高级人民法院的岑宏宇法官也对《征求意见稿》第三条表示赞同，认为这样既能提高授权审查的质量，又能充分让当事人发表意见。她对第四条中“参考”这一说法提出了疑问，认为专利无效程序和专利侵权诉讼是有区别的。她提议司法解释应反映出其关联性。她还就“设计空间”、“单一图案”等涉及的条款发表了看法。

    北京知识产权法院法官张晓霞认为，如果有本领域技术人员固有的概念，原则上在申请文件中应当遵循固有的概念，避免任意创设新的概念或者含义。针对第六条，她认为惩治伪造证据作为诚信诉讼的一环非常重要。但是，该规定与专利法第二十六条第三款之间存在不闭合的问题，因为第二十六条第三款要求以实现为主，而伪造并不当然导致不能实现。所以对伪造证据的处罚与适用二十六条三款应该有所区分。关于“设计空间”，她认为该概念来源于日本，之所以有设计空间的概念，其意义是在设计空间很小时，防止以按照涉案专利和设计区别较小而否定给外观设计带来的区别点，当设计空间足够大时考虑设计空间的概念是没有意义的。而与消费者立场无关。

    国家知识产权局专利复审委员会研究处副处长陈晓华就较受关注的相关问题给出了分享意见。首先，就第三十二条、第三十三条，她认为应该由复审委重新做出决定——“归根到底是由于混淆了司法与行政职能划分，以司法行政判决代替行政职能判决造成的，有违行政诉讼法和专利法的规定。当司法判决撤销审查决定后，请求人的无效宣告请求尚没有得到法定形式的回应，无效宣告行政程序并没有终结；也没有承载最终确权结论的行政决定作出生效，社会公众无法通过行政途径查询、确认专利权的效力”。其次，她建议第三条采用方案二，认为目前采用二分法的方式不必要且没有依据。

    中关村科技园区管理委员会创新处副处长夏淑萍提出，我国专利权授权确权的关键问题在于专利权的稳定性和可预期性需要提升，这体现为行政审查和后续司法审查之间的衔接仍需完善，此次司法解释是在此方向上努力前进了一步。她借助对美国授权确权体系的相关研究和经验指出，美国AIA改革后真正走上了专利确权行政复审和法院无效诉讼两条途径，美国专利有效性推定规则和无效诉讼较高的证据标准两者配合，使得在专利效力诉讼程序中给予了美国专利商标局较高的尊重，AIA改革实现了立法者让行政复审成为效力确定主渠道的意图，因此美国专利法确权体系稳定而良好衔接。而我国行政确权与后期司法审查的衔接涉及体制机制问题。她表示，此次司法解释的较多条款介入了事实认定的范围，还有很多深层次问题仍需深入研究。

    本次研讨会的下半场，来自贸促会专利商标事务所、德和衡律师事务所等专利代理机构以及掌阅科技、拜耳、美团点评、华为、爱立信、魅族等企业的代表，以及产业界专利实务工作者，也纷纷积极参与了讨论。他们围绕《征求意见稿》中“本领域技术人员”“设计空间”概念的解析及适用，现行专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条的理解及适用，以及《征求意见稿》与相关法律法规及司法解释的关系及衔接等备受关注的问题，积极建言献策。

     据悉，此次研讨会将根据与会者发言内容及会后提交的书面意见，整理出完整的意见稿，通过公开渠道反馈至最高人民法院，以期对我国专利授权确权行政案件司法审判工作的发展有所助益。主办方中国专利保护协会和知产力&知产宝也将在相关领域保持密切合作，为建立健全的知识产权保护法律体系不懈努力，为包括中国专利保护协会会员在内的学界、产业界、实务界单位提供优质的服务。